A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que a marca Chiquititas não é reconhecida de forma notória o suficiente para justificar a aplicação da regra que prevê a imprescritibilidade da ação para anular um registro indevido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Decisão sobre a ação de nulidade de marca
Reformando uma decisão anterior do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), o colegiado considerou que a ação de nulidade de marca apresentada pelo SBT – que detém os direitos autorais da novela Chiquititas e é responsável pelo licenciamento de produtos relacionados – e pela SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal – que é licenciada a usar a imagem e o título da novela em produtos de perfumaria – estava prescrita. Este processo era contra uma empresa de cosméticos que utilizou o nome Chiquititas em seus produtos.
Condições para imprescritibilidade da ação
A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial estabelece que ações para anular registros de marcas são imprescritíveis apenas em casos de má-fé do requerente ou quando há reprodução ou imitação de marcas notoriamente conhecidas. Além disso, a regra se aplica se houver identificação de produtos idênticos ou similares, ou se puder causar confusão ao consumidor.
A ministra também ponderou que essa exceção não contradiz a regra geral do artigo 174 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que estipula um prazo de cinco anos para a prescrição de ações de nulidade desde a data do registro. Ela enfatizou que a norma da Convenção de Paris se refere a situações específicas onde há má-fé em registros que reproduzem marcas notoriamente conhecidas.
Condições para proteção especial das marcas
A relatora esclareceu que marcas notoriamente reconhecidas têm proteção especial, independentemente de registro no Brasil, representando uma exceção ao princípio da territorialidade. Para que uma marca obtenha esse status, é necessário que o INPI a reconheça como tal.
No entanto, no caso em questão, a ministra constatou que não foram observados os requisitos para a aplicação da regra da Convenção de Paris, uma vez que nem o SBT nem a SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal possuem registro no exterior para a marca utilizada em produtos similares aos da empresa em questão.
Impedimentos ao registro de marcas
Nancy Andrighi ressaltou que é preciso distinguir a fama que uma expressão ou obra artística pode ter no mercado consumidor da proteção especial prevista nos artigos 126 da LPI e 6 bis da Convenção de Paris, normas que se aplicam a situações específicas e, portanto, não podem ser aplicadas à situação presente.
Por tratar-se de uma exceção à regra geral do ordenamento jurídico, a norma de imprescritibilidade da Convenção de Paris não permite interpretações extensivas ou análogas e exige o cumprimento rigoroso dos requisitos para sua aplicação.
Finalmente, a ministra reiterou que a LPI proíbe o registro como marca de obras artísticas ou títulos que tenham proteção autoral, caso isso cause confusão ou associação indevida sem o consentimento do autor (artigo 124, XVII).
Conforme Nancy Andrighi, essa proibição pode ser invocada em ações de nulidade de marcas, mas deve ser feita dentro do prazo prescricional de cinco anos estabelecido na lei, o que neste caso não foi observado.
Leia o acórdão no REsp 2.121.088.